Специфики при лицензионните договори за марки и промишлени дизайни, закрилящи бизнес идентификаторите на фирмата

Автор: Силвия Тодорова, докторант в катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост”, Бизнес Факултет, УНСС

РЕЗЮМЕ

Предмет на настоящата статия са лицензионните договори за марки и промишлени дизайни, закрилящи бизнес идентификаторите на фирмата. В статията е представена авторска концепция за същността и видовете бизнес идентификатори на фирмата в контекста на интелектуалната собственост и са изведени основните характеристики и спецификите при лицензионните договори за марки и промишлени дизайни, закрилящи бизнес идентификаторите.

 Ключови думи: лицензионни договори, марки, промишлени дизайни, бизнес идентификатори

Същност на бизнес идентификаторите

Бизнес идентификаторите на фирмата са комбинация от графични и цветови изображения, езикови значения и цифрови решения в реална или дигитална среда, чрез които фирмата и нейните продукти се позиционират на пазара и се диференцират от останалите бизнес субекти и бизнес резултати.

Разграничаваме четири основни групи бизнес идентификатори според различните класификационни критерии, а именно[1]:

1. Според изразните средства – буквено-цифрени, графични, цветови, пространствени, съчетани/комбинирани като думи, слогани, лога, рисунки и др.
2. Според носителя – конвенционални /материално веществен характер/ (буквено-цифрени, графични, съчетани и др.) и дигитални/модерни (домейн имена, уебсайт, главна уебстраница и подстраници, екрани за монитори, икони, емотикони, банери, и др.)
3. Според степенна на значимост за фирмата – основни (лого, фирмено наименование, домейн име и уебстайт) и допълнителни (опаковки; етикети; слогани; специфичен шрифт на изписване; фирмени цветове, интериор и екстериор, фирмените облекла, фирмените документи и рекламни материали).
4. Според наличието/отсъствието на закрила в областта на индустриалната собственост – нерегистрирани (ползващи авторскоправна закрила в определени случаи) и регистрирани.
5. Други – ароматни, позиционни, холограмни.

Изброените бизнес идентификатори на фирмата, при определени условия, могат да получат закрила като марки и/или промишлени дизайни, с цел получаване на изключително право върху тях и реализиране на икономическа изгода. Бизнес идентификаторите, които успешно преминат през процедурата по регистрация като марка и/или промишлен дизайн, могат да бъдат икономически реализирани по два начина:

• чрез използване от самия притежател, носител на изключително право;
• чрез използване от физически или юридически лица на основата на сключен лицензионен договор с правопритежателя. Тук не разглеждаме възможността за покупко-продажба, тъй като при нея е на лице отчуждаване на собствеността върху бизнес идентификатора.

Поради уникалния характер на интелектуалните продукти, посочените два начина не са взаимно изключващи се, напротив – правопритежателят има възможността да разреши на трети лица да използват обекта на индустриална собственост при определени условия, като в същото време не губи собственост върху него и също има право да го използва. Нещо повече, „купувач” на лицензията може да не е едно, а неограничен брой лица, като всяко от тях наред със собственика (патентопритежателя) ползва едновременно потребителската стойност на лицензирания интелектуален продукт. Точно този тип сделки са характерни и присъщи единствено за обектите на интелектуална собственост.

Лицензионната търговия с бизнес идентификатори, защитени като индустриална собственост, се осъществява посредством сключването на лицензионни договори. Лицензионните договори са такива договори, при които се предоставя лицензия за защитен обект на индустриална собственост: изобретение, полезен модел, промишлен дизайн, търговска марка и др. Думата „лицензия“ сама по себе си означава „разрешение“, а в контекста на търговското право – „разрешение за ползване“. Поради предмета на изследването, по-надолу ще се фокусираме върху анализ на лицензионни договори за марки и промишлени дизайни и спецификите при лицензиране на защитени бизнес идентификатори на фирмата.

Основни характеристики на лицензионните договори за марки и промишлени дизайни

Преди да бъдат изведени спецификите на лицензионните договори за марки и промишлени дизайни закрилящи бизнес идентификаторите на фирмата, следва да разгледаме техните основни характеристики.

1. Същност на лицензионния договор

Специална разпоредба относно лицензионните договори за марки е включена в чл. 22 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО): „Притежателят на право върху марка може да разреши използването й за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана, и за част или за цялата територия на Република България с лицензионен договор в писмена форма.”

Тук законодателят е допуснал пропуск като не е посочил изрично възмездният характер на сделката, както е направил в чл. 587, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), където посочва, че лицензионният договор е договор, с който лицензодателят, отстъпва срещу възнаграждение изцяло или отчасти на лицензополучателя ползването на права на индустриалната собственост.

Специалните правила уреждащи лицензионните договори за промишлени дизайни се намират в чл. 26 от Закон за промишления дизайн (ЗПД). Правилата за лицензиране на право върху дизайн не разкриват сериозни различия с общия режим на лицензиране на обекти на индустриална собственост, в частност този за търговска марка.

Лицензионният договор за марки и промишлени дизайни е двустранен, тъй като лицензодателят има право на възнаграждение, като в същото време е длъжен да осигури на лицензополучателя спокойно и несмущавано ползване на отстъпените права и да го защитава в случай на нарушение. На правото на лицензополучателя да ползва търговската марка или дизайн съответства задължението му да означава с тях определени продукти и да осигурява качеството, което съответства на продуктите и е станало известно на потребителите преди сключването на договора. Лицензионният договор е консенсуален, тъй като за сключването му не е необходимо да се предаде реално договорения обект на индустриална собственост. Лицензионният договор е също така формален, тъй като се сключва в писмена форма, условия предвидено както в ЗМГО и ЗПД, така и в ТЗ. Договорът подлежи на вписване в Държавния регистър на Патентно ведомство като има действие по отношение на трети лица от датата на вписването.

2. Страни по договора

Страни по договора са собственик на регистрирана търговска марка или регистриран промишлен дизайн (наречен лицензодател) и физическо или юридическо лице (лицензополучател). Когато марката или дизайнът са издадена на повече от едно лица, правото да се отстъпват лицензии, както и да се извършват всякакви действия на разпореждане с тях, се упражнява със съгласието на всички собственици. Разпоредбата е диспозитивна и се прилага, ако между притежателите не е уговорено друго.

3. Предмет на договора

Предмет на договора е отстъпването на правото за използване на регистрирана търговска марка или регистриран промишлен дизайн. Следва да се отбележи, че националното законодателство в областта не предвижда отстъпване на права върху заявена марка или дизайн, които са в процедура по регистрация. От една страна това е логично, тъй като изключителното право има действие по отношение на трети лица от датата на публикацията на регистрацията. От друга страна обаче процедурата по регистрация на марка в България може да отнеме от девет месеца до две години, един не кратък период, за който заявителят на практика не може да се разпорежда с нея. Процедурата по регистрация на промишлен дизайн в България е по-кратка, с оглед на което необходимостта от промяна в тази законова разпоредба не е съществена.

• Обем на правата

Както вече беше споменато, притежателят на право върху марка може да разреши използването й за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана, с оглед на което в лицензионния договор следва да се направи указание придружено от съответен списък с класове от Международната класификация на стоките и услугите /МКСУ/.  Стоките и услугите могат да бъдат както в различни, така и в един и същ клас от МКСУ.

Що се отнася до промишлените дизайни, важно е да се спомене, че при множествена заявка правото на използване може да се предоставя по отношение на всички дизайни или само на някои от тях.

• Вид на лицензията

Според ЗМГО и ЗПД лицензията за марка и промишлен дизайн може да бъде изключителна или неизключителна. Когато не е уговорено друго, лицензията се счита за неизключителна. Лицензодателят на изключителна лицензия отстъпва правото върху марката или дизайна на лицензополучателя за определен срок и няма право да предоставя лицензии със същия предмет на други лица. Въпреки, че законът посочва, че лицензодателят има право да използва марката или дизайна, ако това е изрично уговорено, подобни случаи на практика са рядко срещани. В световен мащаб, изключителната лицензия е най-разпространения вид лицензионна сделка. В България обаче цифрите показват друго. От разгледаните сключени лицензионни договори за марки, които са вписани в Държавния регистър на марките и публикувани в Официалния бюлетин на патентно ведомство на Република България в периода 01/2014 г – 12/2016 г. са на лице 425 неизключителни лицензии от общо 605. Неизключителна лицензия е тази, при което притежателят на право върху обект на индустриална собственост разрешава на друго лице да го използва, като запазва правота сам да използва обекта и да дава неизключителни лицензии и на трети лица. При промишлените дизайни (за същия период) данните показват, че 70% от сключените  договори са за неизключителни лицензии и 30% за изключителни.

Обикновено предоставянето на неизключителни лицензии възниква, когато мащабът на пазара е такъв, че търсенето многократно превишава производствените възможности на фирмата. В България по-скоро причината за наличие на толкова голям брой неизключителни лицензии е несигурността от страна на лицензодателя при сключване на лицензионни сделки и отдаване на по-голям обем от права.

• Територия на действие

При всеки лицензионен договор „купувачът” получава ограничение за територията, на която има право да произвежда или да продава лицензионна продукция. Тъй като марката и дизайна имат териториален характер и действието им се разпростира само на териториите, на които са регистрирани, лицензия може да бъде дадена само за тези територии. При държави с големи територии (САЩ, Канада, Русия, Китай и др.) е възможно да бъде отстъпена лицензия само за част от тази територия, но поради мащабите на нашата страна това не е често срещана практика. Обикновено лицензодателят разрешава търговската марка или дизайнът да бъдат използвани на цялата територия на Република България. В тази връзка при водене на преговори е задължително представянето на копие от защитния документ, удостоверяващ изключителното право върху обекта на лицензията, за да се установи територията на това право.

• Възнаграждение

Размерът на възнаграждението обикновено се определя като процент от оборота от продадена продукция (обозначена с марката или върху която е приложен дизайна), което обуславя и алеаторния характер на лицензионните отношения. Лицензионният договор е абсолютна търговска сделка, тъй като изрично е посочен в чл. 1, ал. 1, т. 10 ТЗ.

Когато възнаграждението е уговорено според обема на ползване на предмета на лицензията, лицензополучателят е длъжен да уведомява лицензодателя за този обем на ползването в уговорените срокове. Възнаграждението се дължи за изтекла календарна година, освен ако не е уговорено друго. Възможна е появата на конфликт между двете страни, тъй като често лицензополучателят манипулира данните за обема продадена продукция, с цел заплащане на по-ниско лицензионно възнаграждение. Вариант да се избегне посоченият недостатък е фиксирането на твърда сума, която да бъде платена на лицензодателя на веднъж или на определени периоди.

• Срок на договора и задължения при прекратяване

Срокът на лицензионния договор за търговска марка и дизайн се определя от страните свободно, като няма минимално или максимално допустим срок по ЗМГО и ЗПД. Поради естеството на отношенията, договорът е с продължително действие. Обикновено максималния срок при марките е 10 годишен с възможност за неговото продължаване. Посоченият срок е обвързан със срока на закрила на марката. При лицензиране на бизнес идентификатори (защитени като марка) между свързани лица, много често лицензията е безсрочна. В България статистиката показва, че за последните три години най-често са сключвани договори за срок от 3, 5 години или до изтичане срока на действие на регистрацията на марката.

При промишленият дизайн най-често лицензията е 5 годишна. Следва да се отбележи, че за разлика от лицензията на марки, лицензионният договор за дизайни на практика не може да бъде безсрочен поради срочния характер на правата на обекта (максимален срок на закрила – 25 години).

Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване, но страните имат право да уговорят и друг начален момент. Същият се прекратява при изтичане на срока, за който е сключен или предсрочно.

Съгласно действащата правна уредба за лицензионния договор, когато след изтичане на уговорения срок на договора лицензополучателят продължи да ползва предмета на лицензията със знанието и без противопоставянето на лицензодателя, мълчаливо се продължава срокът на договора до установения срок на закрила на обекта на лицензията.

4. Права и задължения на страните
   • Права и задължения на лицензодателя

Основното задължение на лицензодателя е да отстъпи изцяло или отчасти на лицензополучателя ползването на принадлежащото му право върху марка или дизайн. Основно негово право е да получи уговореното възнаграждение в срока и при условията посочени в договора.

Други права и задължения на лицензодателя могат да бъдат:

• да осигури на лицензополучателя спокойно и несмущавано ползване на марката или дизайна, както и защита срещу претенции на трети лица;
• да предостави на лицензополучателя уговорената информация и да окаже съдействие за ползването на марката/дизайна;
• да съдейства на лицензополучателя относно вписването на лицензионния договор в Държавния регистър към Патентно ведомство.
• за времето на действие на договора лицензодателят няма право да се отказва от регистрацията на търговската марка/промишления дизайн и е длъжен да заплаща в срок всички поддържащи такси;
• защитата на правата, произтичащи от регистрацията на марката/дизайна, и предприемането и (или) осъществяването на действия за правна защита срещу евентуални нарушители се осъществява от лицензодателя по негова преценка и решение. Такива действия могат да са опозиция, възражение, заличаване и др.

При лицензирана на бизнес идентификатори, регистрирани като марки и дизайни освен общите постановки, следва да посочим още няколко важни права и задължения на лицензодателя:

• всички разходи за управление, поддържане и подновяване на марките/дизайните следва да бъдат поети от лицензодателя;
• лицензодателят следва да поеме още всички разходи, свързани с глобалните корпоративни инициативи за промотиране на бизнес идентификаторите, като например – рекламни кампании във вестници и списания, публикувани в световен мащаб, или осъществяването на промоционални дейности.

• Права и задължения на лицензополучателя

 Основно задължение на лицезополучателя е да плати на лицензодателя уговореното възнаграждение. Основно негово право е да получи предмета на договора и правото за неговото използване. Други права и задължения на лицензополучателя са:

• да ползва с грижата на добър търговец предмета на лицензията;
• да осигурява качеството на стоката или услугата, което съответства на марката/дизайна и е станало известно на потребителите преди сключването на договора;
• лицензополучателят се задължава да заяви за вписване в Държавния регистър на Патентно ведомство на Република България лицензията по настоящия договор. Тук следва да се отбележи, че обикновено всички разходи по извършване на вписване на договора в регистъра на Патентно ведомство са в тежест на лицензополучателя.
• лицензополучателят няма право да разрешава използването на марката/дизайна от трети лица без съгласието на лицензодателя за това;

Често в практиката се срещат и следните допълнителни клаузи:

• лицензополучателят не може да използва марките/дизайните по начин, който би увредил репутацията на лицензодателя или репутацията на стоките и услугите;
• лицензополучателят се съгласява още, че няма да използва марките/дизайните в тясна връзка с марки, търговски наименования или дизайни на трети страни;
• лицензополучателят се съгласява, че всяка употреба на марката/дизайните от страна на лицензополучателя извън сроковете и условията на договора е и ще бъде считана за сериозно нарушение на същия.

Препоръчително е да се предвиди и клауза в случай, че лицензополучателят отчете нужда от нови марки/дизайни  в рамките на отстъпената му територия, които да съдържат някои от елементите на вече наложилия се бизнес идентификатор. В такива случаи лицензополучателят следва да представи на лицензодателя писмена заявка, за да може да бъде регистрирана тази нова марка/дизайн на името на лицензодателя. След представянето на гореспоменатата заявка, лицензодателят сам решава дали наистина възнамерява да регистрира нов обект и да позволи на лицензополучателя, в рамките на срока на договора да предприеме нужните действия за регистрацията на новата марка/дизайн. При регистрация на допълнителна обекти и двете страни се съгласяват, че лицензополучателят има правото да използва новата марка/дизайн и списъкът с обекти на лицензионния договор ще бъде съответно изменен.

5. Заключителни клаузи

В заключителните клаузи по лицензионния договор за търговска марка/промишлен дизайн основно се уреждат въпросите свързани с приложимото право, правната защита, и арбитража, но при взаимно съгласие между страните, се разписват и други  допълнителни клаузи.

В практиката могат да съществуват и изключения от посочените принципни положения, което само потвърждава многообразието на лицензионните договори и значението на всяка клауза в тях, както и актуалността на разглеждания проблем. Съществена е и ролята на експертите, които водят преговорите и умението им да извеждат облаги и за двете страни.

Специфики в лицензионните договори за търговска марка и промишлен дизайн

Поради различните характеристики на двата обекта, по-долу ще бъдат разгледани някои от основните специфики при лицензионни договори за бизнес идентификатори, защитени като търговска марка и промишлен дизайн. Основните специфики идват от обхвата на закрила на обекта, процедурата по регистрация, срокът на действие и др.

1. Специфики в лицензионните договори за търговска марка

(1) На първо място, на правото на лицензополучателя да ползва бизнес идентификатора съответства на задължението му да означава с него стоката или услугата, за която му е предоставена лицензията и да осигурява качеството, което съответства на бизнес идентификатора и е станало известно на потребителите преди сключването на договора.

(2) За лицензополучателят се появява задължението да използва бизнес идентификаторите поне в минималната степен, изисквана от закона за поддържане валидността на регистрацията на същите. В случай, че такова ефективно ползване не е възможно и в случай, че поради това бизнес идентификаторите защитени като марки са застрашени от отмяна поради неизползване, лицензополучателят следва да уведоми лицензодателя с писмено известие, за да позволи на лицензодателя да намери законен начин да избегне отмяната.

(4) Срокът на лицензията обикновено се определя от срока на закрила на обекта. Тъй като закрилата на търговска марка на практика е вечна (при заплащане на такси на всеки десет години), лицензията може да бъде безсрочна.

(5) Лицензополучателят потвърждава и се съгласява, че правата, дадени му в договора за използване на бизнес идентификаторите, са приложими само във връзка със съответните стоки и услуги, за които марката е регистрирана. Тази специфична клауза е изключително важна, тъй като е напълно възможно да съществува сходна или дори идентична марка регистрирана от трето лице за различни стоки и услуги и използването от страна на лицензополучателя за стоки и услуги извън договорените да е в нарушение на тези чужди права.

(6) Лицензополучателят се съгласява, че използването или показването на бизнес идентификаторите ще бъде осъществявано само по начина и формата, предписани от лицензодателя в съответствие със стандартите и спецификациите (най-често са изрично посочени в „Ръководството за корпоративна идентичност”) и които могат да бъдат изменяни по всяко време от лицензодателя по негово решение с единственото задължение да уведоми лицензополучателя за всяко изменение с известие 30 дни преди датата, на която изменението ще влезе в сила (било то в писмена форма, по факс, интранет или чрез друго средство за комуникация).

(7) Възможно е предоставянето на лицензия за нерегистрирани бизнес идентификатори, въпреки, че на практика не се случва често, тъй като крие редица рискове за лиценополучателя.

2. Специфики в лицензионните договори за промишлен дизайн

(1) При закрила на бизнес идентификатор чрез множествена заявка за промишлен дизайн, правото на използване може да се предоставя по отношение на всички дизайни или само на някои от тях.

(2) Срокът на договора се уговаря свободно от страните, като законът не поставя никакви изисквания за неговата минимална или максимална продължителност, но обикновено е съобразен със срока на действие на промишления дизайн. Най-често лицензията на бизнес идентификатори защитени с промишлен дизайн е 5 годишна.

(3) Лицензодателят е длъжен да предостави образци на цифров носител на защитения с промишлен дизайн бизнес идентификатор, с оглед по-лесното използване на предмета на лицензията.

(4) Лицензополучателят се съгласява да използва бизнес идентификаторите в съответствие със стандартите за качество и спецификациите, подразбиращи се или изрично посочени от страна на Лицензодателя по негово собствено усмотрение, и съгласно изградената корпоративна идентичност.

(5) Възможно е предоставянето на лицензия за нерегистриран дизайн, въпреки, че на практика не се случва често, тъй като крие редица рискове за лиценополучателя.

Важно е да се спомене, че правото, произтичащо от преждеползване, може да се прехвърли само с търговското предприятие, в което е възникнало.

Познаването на основни характеристики и специфики при лицензионните договори за марки и промишлени дизайни, закрилящи бизнес идентификаторите на фирмата, би довело до по-лесната им реализация и извличане на икономическа изгода чрез лицензионна търговия, както от страна на лицензодателя, така и от лицензополучателя. За целите на лицензиране, бизнес идентификаторите следва да бъдат защитени като обекти на индустриална собственост, в частност като марка и/или промишлен дизайн. Лицензирането е не само инструмент за завоюване на нови пазари, но и за реализиране на печалба – основна цел на всеки бизнес субект.

Информационни източници

1. Архив Официални Бюлетини на Патентно Ведомство за периода 2014-2016 г.
2. Борисов, Б. „Интелектуалната собственост на индустриалната фирма”, УИ „Стопанство” 2006 г.
3. Борисов, Б. „Лицензионна търговия с обекти на интелектуална собственост”, Издателски комплекс УНСС, 2003г.
4. Закон за марките и географските означения, обн. ДВ, бр. 81/1999 г.
5. Закон за промишления дизайн, обн. ДВ, бр. 91/1999 г.
6. Маркова, М. „Закрила на промишления дизайн в страната и чужбина”, 2008 г.
7. Търговски закон, Обн. ДВ. бр.48/1991г.
8. Licensing of Intellectual Property Rights; a Vital Component of the Business Strategy of Your SME, WIPO;
9. Successful Technology Licensing, IP Asset Management Series, 2015, WIPO

[1] Представената класификация е авторска.